ACCORDO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE CONTRATTO DI LICENZA DI SFRUTTAMENTO DI BREVETTO
tra
il Sig. _______________________, nato a __________ (__) il ________, residente in ____________ (__), via __________ n. ___, C.F. n. ____________, di seguito “LICENZIANTE”
e
ALFA S.r.l., con sede in __________, via _____________ n. ___, C.F., P. I.V.A. e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. _______________, in persona dell’Amministratore Unico ______________, nato a ___________ il ________________, C.F. n. [_____________________] domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito “LICENZIATARIA”;
premesso
a) che con scrittura privata del, in autentica a Rep. N. ______ Notaio _______________ di Milano, che si allega alla presente sub A, LICENZIANTE ha concesso a ALFA S.r.l. licenza di fabbricazione e commercializzazione, di seguito LICENZA, delle apparecchiature sfruttanti:
a.1) la Domanda di Brevetto per Modello di Utilità n. ______ depositata il _______________ presso l’Ufficio Centrale Brevetti Italiano, dal titolo _______________________;
a.2) la Domanda di Brevetto Europeo n. ______________________ , depositata il _______________, denominata ______________________, avente sostanzialmente lo stesso contenuto della Domanda sub a.1);
entrambe le licenze concesse limitatamente alle nazioni in cui le stesse Domande risultano registrate, a fronte del pagamento aL LICENZIANTE di royalties pari al ________ % (_____ percento) del fatturato annuale derivante dalla vendita delle apparecchiature oggetto della LICENZA nelle predette nazioni;
b) che con lettera del ____________, a mezzo di copia conforme in allegato alla presente sub B1, la Divisione d’Esame dell’Ufficio Brevetti Europeo comunicava l’accoglimento della Domanda di Brevetto sub a.2), con le modifiche al testo originale della medesima ivi evidenziate;
c) che, accettate da LICENZIANTE, in pieno accordo con la LICENZIATARIA, le predette modifiche testuali, l’Ufficio Brevetti Europeo ha quindi rilasciato in data ________ il Brevetto Europeo n. __________, a nome di LICENZIANTE, di seguito BREVETTO, che in copia si allega alla presente sub C;
d) che LICENZIANTE, sempre in pieno accordo con la LICENZIATARIA, ha poi dato corso, a propria cura e spese, alla c.d. fase di nazionalizzazione (id est “registrazione”) del BREVETTO in nove Nazioni europee, dove pertanto il BREVETTO è attualmente depositato: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Svizzera, Austria e Belgio;
e) che, con lettera del __________,la cui copia conforme si allega alla presente sub. D, il ministero delle Attività produttive – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunicava la definitiva respinta della Domanda di Brevetto per Modello di Utilità n. ______________ sub a.1), ma che LICENZIANTE, attesa l’identità di contenuto tra la predetta Domanda ed il BREVETTO, considerate altresì la maggior durata, estensione territoriale e proteggibilità del BREVETTO, in pieno accordo con la LICENZIATARIA, non ha ritenuto di promuovere il relativo Ricorso Amministrativo avverso il mancato accoglimento della predetta domanda sub a.1);
f) che è interresse di entrambe le Parti, anche alla luce del avvenuto rilascio del BREVETTO, rivedere ed integrare determinati contenuti della LICENZA; tanto premesso, le Parti convengono quanto segue
1) le premesse di cui ai punti precedenti costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura.
2) LICENZIANTE e LICENZIATARIA intendono congiuntamente modificare ed integrare la LICENZA secondo le disposizioni che seguono.
3) Al punto 2.1 della LICENZA sono apportate le seguenti modifiche: le parole “e commercializzazione” sono soppresse; dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: “Il licenziante concede alla licenziataria la licenza di commercializzazione di apparecchiature e prodotti che utilizzino e sfruttino i BREVETTI senza limitazioni territoriali, fatti salvi eventuali diritti di privativa facenti capo a soggetti terzi in nazioni in cui i BREVETTI non sono registrati.”.
4) Al punto 2.3 della LICENZA sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole “soggetti di propria fiducia” sono inserite le seguenti: “limitatamente alle nazioni in cui risultano registrati i BREVETTI stessi”; dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: “Tanto in caso di produzione diretta da parte della licenziataria delle apparecchiature oggetto della licenza, che nel caso la medesima conceda sublicenza/e di produzione delle stesse, ogni apparecchiatura, anche non destinata alla vendita, che sfrutti i BREVETTI dovrà essere univocamente identificata da un proprio numero di matricola. La licenziataria si impegna a comunicare quanto prima al licenziante la logica di codificazione del numero di matricola ed ogni successiva modificazione in proposito, nonché a fornire, unitamente al rendiconto di cui al punto 4.2, tabulato delle apparecchiature vendute e/o concesse in prova.”.
5) Al punto 2.5 della LICENZA sono apportate le seguenti modifiche: le parole “e in caso di mancato accordo, secondo le determinazioni del collegio arbitrale di cui alla presente scrittura” sono soppresse.
6) Al punto 4.1 della LICENZA sono apportate le seguenti modifiche: il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “La società “ALFA S.r.l.” verserà tale importo al signor LICENZIANTE in due trance: la prima entro il trentuno dicembre di ciascun anno, con riferimento al fatturato dell’anteriore periodo 1 gennaio – 30 giugno del medesimo anno; la seconda entro il trenta giugno di ciascun anno con riferimento al fatturato del periodo 1 luglio – 31 dicembre dell’anno precedente.”.
7) Il punto 4.2 della LICENZA è sostituito dal seguente: “4.2 Contestualmente al versamento delle royalties di cui al punto precedente la licenziataria fornirà al licenziante un prospetto riepilogativo attestante l’esattezza del calcolo dell’importo a tale titolo corrispostogli, dal quale dovranno comunque potersi desumere con chiarezza i seguenti dati: Nazione di fatturazione delle apparecchiature; numero di apparecchiature vendute raggruppate in base ai prezzi netti praticati. LICENZIANTE, personalmente o tramite a persona di sua fiducia da lui nominata, avrà in ogni caso diritto di effettuare annualmente le opportune verifiche contabili presso la licenziataria o presso il professionista che eventualmente ne tiene la contabilità, esaminando direttamente le fatture e/o altri documenti relativi alla produzione delle apparecchiature oggetto della presente licenza, nonché le fatture di vendita delle medesime; la licenziataria si impegna in proposito a fornire la massima collaborazione.”
8) Il punto 5.2 della LICENZA è sostituito dal seguente: “5.2 Per tutto il periodo di validità della presente licenza, saranno a carico della licenziataria le spese per il mantenimento in vita dei BREVETTI, ivi comprese le competenze dovute a professionisti e/o studi professionali dalla stessa nominati per l’attività di consulenza e/o procuratoria.”.
9) Il punto 9.2 della LICENZA è soppresso.
10) Le Parti si danno reciprocamente atto che, anche là dove non espressamente previsto da specifici richiami, ogni altra disposizione della LICENZA che sia in contrasto, anche parziale, con quanto previsto dalle disposizioni precedenti ha da intendersi annullata o comunque interpretata in senso conforme alle integrazioni e/o modifiche apportate alla LICENZA dalla presente scrittura.
11) Le Parti dichiarano espressamente che, con riferimento al BREVETTO, i propri rapporti sono regolati unicamente dalle disposizioni della LICENZA, giuste le modifiche ed integrazioni di cui sopra, nonché dalle altre disposizioni della presente scrittura.
12) Gli effetti tutti di cui al presente accordo si produrranno contestualmente alla sottoscrizione del medesimo da entrambe le Parti.
13) La LICENZIATARIA è espressamente autorizzata a trascrivere il presente atto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e, se del caso, ad attuare analoga forma di pubblicità presso i competenti Uffici degli altri paesi in cui il BREVETTO è depositato.
14) Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente accordo non comporta pagamento di corrispettivo alcuno tra le medesime, e che pertanto esso è soggetto all’imposta di registrazione in misura fissa.
15) I costi notarili, le imposte, nonché le spese di registrazione e trascrizione della presente scrittura sono a carico della LICENZIATARIA.
Allegati:
A) 1) Lettera ____________ Ufficio Brevetti Europeo; 2) Comunicazione ______________ Ufficio Brevetti Europeo e relativo testo del BREVETTO;
B) Brevetto Europeo n. ___________ del ________________;
C) Lettera ___________, Prot. n. _____________, Ministero delle attività Produttive – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
